由于我国知识产权制度建设起步较晚，科研机构等创新主体的知识产权意识尚待加强，出现过一些出资“购买”的技术无法自由使用、未能对国内技术发展起到应有作用的情况。本文从国内委托方的利益出发，阐述涉外委托技术开发合同中的不侵权承诺、技术权利的分配、专利申请和保护等涉及知识产权事项的约定策略，包括约定的思路和实现该思路的表述，以期对此类合同的谈判和签订有所参考。
随着高新技术的飞速发展，全球化技术合作愈加紧密，在充足的经费支持下，为了加快某项技术的研究进程，国内的科研机构会选择委托国外的科研机构进行研究开发。此时需要通过签订委托技术开发合同，明确开发工作的范围、研发进度、费用支付等，确保委托方能够获取作为研发成果的技术。但技术开发不同于产品采购，技术的获取往往不是最终目的，委托方还需要考虑后续技术的使用、进一步开发、相关法律权利的取得和保护等。而长期以来，由于我国知识产权制度建设起步较晚，科研机构等创新主体的知识产权意识尚待加强，出现过一些出资“购买”的技术无法自由使用、未能对国内技术发展起到应有作用的情况。为避免此类情况的发生，需要在委托开发合同中设置有利于国内委托方的知识产权条款，使得委托方在支付高昂的开发费用之后，既能够实现技术的更新换代，又能够最大程度地保障技术的自由使用和实施。
另一方面，作为国外的研究开发方，为了保持自己在本领域的技术竞争优势，会在合同中对交付给委托方的技术进行种种的权利限制。双方博弈之下，委托方要实现自己的合同目的，就需要根据项目需求制订从高案到低案的谈判策略，在合同谈判中做到心中有底、进退有度，并将谈判成果采用适当的合同条款固定到合同中，避免合同约定的语焉不详和歧义性解释。
本文正是基于该种考量，从国内委托方的利益出发，阐述涉外委托技术开发合同中的不侵权承诺、技术权利的分配、专利申请和保护等涉及知识产权事项的约定策略，包括约定的思路和实现该思路的表述，以期对此类合同的谈判和签订有所参考。
一、不侵权承诺
作为进行技术开发的研究开发方，应保证技术的使用不会侵犯第三方的任何知识产权。具体条款可以是：开发方承诺，委托方使用该技术或利用该技术获得的产品时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉；如果委托方使用该技术或利用该技术获得的产品的过程中被任何第三人诉称侵犯了该第三人的专利权或任何其他权利，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由开发方承担。
如果委托方将来对于技术的使用仅限于中国国内，并且开发方不愿意承诺全球范围内的不侵权，则可以退而求其次，由开发方承诺在中国的使用不会侵犯第三方的任何知识产权。
但是，如果开发方谈判地位比较强势，不同意做此承诺，则委托方将面临相当大的知识产权风险，一旦被诉侵权，不但会被禁止继续使用该项技术，而且将导致相当大的信誉损失和经济损失。如果委托方在充分权衡侵权风险和项目需求的情况下，仍然决定与该开发方合作，则建议在后续技术使用过程中动态进行知识产权监控，发现侵权可能性的情况下及时进行更改技术的规避设计或提起专利无效等反制手段，确保至少在国内使用该技术不会导致侵权。在可能的情况下，积极申请专利，通过与相关企业的交叉许可，达成互不起诉的约定。
二、技术权利的分配
在技术权利方面，对于国内委托方来说，取得技术的所有权是最优选，取得技术的共有权是次优选，而仅取得技术的使用权则作为不得已情况下的选择。
1、取得技术的所有权
借用物权法意义上的所有权概念，技术所有权是对所开发技术占有、使用、收益和处分的权利，完整地包含了对于该技术的所有权利。在委托方拥有强势的谈判地位，例如具有多个可选交易对象的情况下，委托方可采用“买断”方式约定拥有所开发技术的所有权。具体条款可以是：委托方拥有本协议项下开发的所有技术的全部权利（right）、所有权（title）和权益（interest）。
需要注意的是，在这种情况下，委托方还需注意要求开发方确认新开发的技术是否包含开发方的背景知识产权，如果包含的话，应取得相应背景知识产权的使用许可，避免后续在技术的使用和进一步开发中受到背景知识产权的限制。
在取得技术所有权的情况下，委托方自然拥有申请专利等知识产权的权利。为便利后续的知识产权获权程序，委托方可在合同中进行专门约定，要求开发方与委托方全力合作，使委托方能够实现任何知识产权的申请和保护。
2、取得技术的共有权
在双方谈判地位相当的情况下，往往无法达成技术由哪方所有的共识，折衷的结果可能是技术由双方共有。此时一般如下约定：双方在平等共享的基础上共同拥有本协议项下开发的所有技术的全部权利、所有权和权益，包括所有专利、著作权和其他知识产权。
关于权利共有情况下的权利行使，相关的国内法均规定约定优先，没有约定的情况下，例如对于共有专利权，除了共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意；对于共有著作权，由各合作作者共同享有并通过协商一致行使。
事实上，无论是取得全体共有人的同意还是协商一致行使，在双方利益不一致的情况下，往往不容易达成共识，实际上造成未来权利行使的不确定性。为避免这种不确定性，需要在当前的委托技术开发合同中进一步约定共有的具体模式，明确各自的权利边界。
具体的约定可以包括：约定双方共有的形式为按份共有，并且约定各自的份额，权利行使时按份行使或按份表决；约定按照地域单独申请专利、著作权等知识产权的权利以及申请和维护费用的承担；约定发生知识产权侵权情况下单独提起诉讼的权利以及费用的承担等。
3、取得使用权
委托方在无法取得技术的所有权甚至共有权的情况下，取得使用权即开发方的技术许可成为唯一的选择。技术许可包括独占许可、独家许可和普通许可三种类型。
在委托技术开发合同中，独占许可（exclusive license）是在合同约定的时间和地域范围内，开发方只授权委托方一家使用技术，开发方和任何第三方均不享有使用权。排他许可（sole license）是在合同约定的时间和地域范围内，开发方只授权委托方一家使用技术，但开发方保留使用权，可以自己使用。普通许可（non-exclusive license）是在合同约定的时间和地域范围内，在委托方之外，开发方还可以授权多家被许可人使用。
在委托技术开发关系中，由于开发费用是由委托方提供的，因此在委托方无法取得技术所有权而仅能取得使用权的情况下，这种使用应该是免费的，否则将显失公平。许可条款可以表述如下：开发方授予委托方在中国（或进一步包括其它国家或地区）使用和开发该技术以及制造和销售基于该技术的产品的永久免使用费的许可。
在许可期限方面，一般约定许可在相关知识产权法律保护的期间内保持有效，但考虑到技术秘密等不存在法定保护期限，委托方可以争取不设置使用期限的限制，而取得永久的许可。
在上述三种直接给与委托方的许可之外，委托方可以进一步争取向第三方的分许可权，例如可以约定：委托方有权再授予第三方在中国使用和开发该技术以及制造和销售基于该技术的产品的分许可。
三、专利申请和保护
如果委托方取得专利申请权，则可以决定在中国或其它国家或地区提出专利申请，这种情况下，需要注意要求开发方在专利申请前以及专利授权后提供专利申请和保护所需的各种协作。一般可以如下约定：应委托方的合理要求，开发方应向委托方提供一切必要的协助、合作和信息，使委托方能够完成任何知识产权的申请和保护。
更为具体地可以约定：在专利申请前，开发方在从研发人员接收到项目成果信息后，向委托方披露任何可取得专利的技术信息；开发方的研发人员在发表项目成果之前，需提供给委托方进行审查，确保没有潜在可申请专利的技术，以避免该技术在专利申请之前被公开，破坏专利申请的新颖性或创造性而使其无法获得授权。
在专利申请过程中，开发方应签署或披露任何与专利申请相关的文件和信息，例如签署各种发明人声明文件，以符合在美国等国家进行专利申请的程序要求。在双方拥有不同国家或地区的申请权的情况下，开发方应及时提供其拥有申请权的国家或地区的审查相关资料；如果开发方有意放弃任何专利申请，应事先向委托方提供此类放弃申请意向的书面通知等。
关于专利授权后的权利保护，可以约定无论委托方是否单独拥有专利权，如果出现专利侵权情况，委托方都拥有以自己的名义单独提起专利侵权行政处理或司法诉讼的权利，以最大程度地维持自己在相关领域的竞争优势。
以上着重说明了不侵权承诺、技术权利的分配、专利申请和保护等知识产权约定策略，而在涉外委托技术开发合同中，与知识产权约定条款相配套，还需要设置保密条款和纠纷解决条款。在进行专利等知识产权的申请之前，需要通过保密条款确保专利申请的技术不会被公开。而如果以技术秘密进行保护的情况下，在技术的全寿命周期都需要各方采取严格的保密措施。此外，合同的约定有可能挂一漏万，合同的执行也会出现各种意外情况，在出现分歧甚至导致纠纷的情况下，需要按照纠纷解决条款定纷止争。考虑到技术合同的专业性和保密性，通常采用仲裁的方式解决纠纷，对于委托方而言，最优选中国内地、香港、新加坡等地的仲裁机构，次优选瑞士等中立第三国的仲裁机构，此处不再赘述。
总之，知识产权相关条款在涉外委托技术开发合同中的重要性不容忽视，国内委托方通过对未来需求进行准确判断、制订周密的谈判方案，然后与开发方进行充分沟通和磋商，可以最大程度地消除未来知识产权问题的不确定性，为合同目的的实现打下良好的基础。
